霍尼韦尔国际公司与广州尚臣电子有限公司、上海友利克电脑有限公司、王启云、徐海君侵害著作权纠纷、擅自使用知名商品特有名称、包装、装潢纠纷二审民事判决书

中华人民共和国
上海知识产权法院
民事判决书
裁判日期:2017年12月26日
(2017)沪73民终279号
  • 当事人:

          上诉人(原审原告):霍尼韦尔国际公司(HoneywellInternationalInc.),住所地美利坚合众国新泽西州莫里斯敦市哥伦比亚路XXX号。
      代表人:大卫A.科恩(DavidA.Cohen),董事会助理秘书及助理首席法律顾问。
      委托诉讼代理人:沈献磊,北京市中银(上海)律师事务所律师。
      委托诉讼代理人:苏和秦,北京万慧达(上海)律师事务所律师。
      被上诉人(原审被告):上海友利克电脑有限公司,住所地中华人民共和国上海市金山区。
      法定代表人:祝纯新,执行董事。
      委托诉讼代理人:全芸,北京炜衡(上海)律师事务所律师。
      被上诉人(原审被告):广州尚臣电子有限公司,住所地中华人民共和国广东省广州市。
      法定代表人:王启云,董事长。
      被上诉人(原审被告):王启云,男,1970年12月5日出生,汉族,住中华人民共和国浙江省。
      被上诉人(原审被告):徐海君,女,1972年8月12日出生,汉族,住中华人民共和国浙江省。
      被上诉人广州尚臣电子有限公司王启云徐海君的共同委托诉讼代理人:伍嘉陵广东君信律师事务所律师。
      被上诉人广州尚臣电子有限公司王启云徐海君的共同委托诉讼代理人:温晓丹广东君信律师事务所实习律师。

  • 审理经过:

          上诉人霍尼韦尔国际公司(以下简称霍尼韦尔公司)与被上诉人上海友利克电脑有限公司(以下简称友利克公司)、广州尚臣电子有限公司(以下简称尚臣公司)、王启云、徐海君侵害著作权、擅自使用知名商品特有名称、装潢纠纷一案,不服上海市徐汇区人民法院(2016)沪0104民初16753号民事判决,向本院提起上诉。本院于2017年9月11日立案后,依法组成合议庭,于2017年10月13日公开开庭进行了审理。上诉人霍尼韦尔公司的委托诉讼代理人沈献磊、苏和秦,被上诉人友利克公司的委托诉讼代理人全芸、被上诉人尚臣公司、王启云、徐海君的共同委托诉讼代理人伍嘉陵到庭参加诉讼,本案现已审理终结。

  • 上诉人诉称:

          上诉人霍尼韦尔国际公司上诉请求:撤销一审民事判决,改判:1.尚臣公司停止侵害霍尼韦尔公司知名商品7120、7180扫描仪(以下简称涉案扫描仪)享有的著作权,即停止生产、销售尚臣7180、7130扫描仪。2.尚臣公司停止实施仿冒霍尼韦尔公司知名商品7120、7180扫描仪特有名称及知名商品特有装潢的不正当竞争行为,即停止生产、销售尚臣7180、7130扫描仪。3.尚臣公司、王启云、徐海君连带赔偿霍尼韦尔公司经济损失人民币(以下币种相同)500万元,友利克公司赔偿霍尼韦尔公司经济损失10万元。4.尚臣公司在其官方网站(www.scdzkj.net)连续6个月刊登声明,消除其著作权侵权行为及不正当竞争行为对霍尼韦尔公司造成的影响。事实和理由:1.关于著作权,本案中涉案扫描仪的外观构成实用艺术作品,尚臣公司生产、销售的尚臣7180、7130商品侵犯了上诉人著作权。2.关于知名商品特有名称,上诉人主张的7120、7180构成知名商品特有名称,尚臣公司生产、销售的尚臣7180、7130商品均侵犯了涉案扫描仪的知名商品特有名称。3.关于知名商品特有装潢,尚臣公司生产、销售的7130商品与涉案扫描仪外形相似,会引起相关公众误认和混淆,因此,尚臣公司的7130商品侵犯了上诉人对涉案扫描仪享有的知名商品特有装潢权益,构成不正当竞争。4.知名商品特有名称和特有装潢均可以独立受到保护,单独也许不构成混淆误认,结合在一起可能会大大提高混淆误认的可能,故对尚臣公司的不正当竞争行为的认定应将两者结合起来综合认定。5.关于赔偿金额,一审法院判定数额时候没有充分考虑尚臣公司的主观恶意和妨碍举证的行为,也忽略了尚臣公司经营规模较大的事实,导致判赔数额过低,明显不合理。6.关于徐海君连带责任,徐海君和王启云是夫妻关系,也是尚臣公司股东,两人曾在香港设立荔枝国际公司,由此可见,徐海君、王启云和尚臣公司共同实施了被指控的不正当竞争及侵权行为,且徐海君、王启云与尚臣公司财产混同。因此,徐海君应对尚臣公司的侵权责任承担连带责任。7.关于停止侵权,本案并无确切证据证明尚臣公司已停止生产经营尚臣7180、7130商品,一审法院应判决其停止生产、销售侵权商品的经营行为。

  • 被上诉人辩称:

          被上诉人上海友利克电脑有限公司辩称,其不存在侵权故意,不应进行赔偿,请求维持原判。
      被上诉人广州尚臣电子有限公司、王启云、徐海君共同辩称,上诉人事实和理由均不成立,请求本院驳回其上诉请求。理由:1.霍尼韦尔公司的产品不构成伯尔尼公约意义上的实用艺术品,其主张的著作权保护不应得到支持。2.上诉人商品不构成知名商品,其名称也不构成知名商品特有名称。3.尚臣公司生产的7130产品与上诉人所称的涉案扫描仪有明显区别,不造成混淆,故不构成侵权。4.尚臣公司在得知上诉人诉请之后,立即停止了相关产品的生产和销售,不具有主观恶意,上诉人主张的赔偿金额不具有事实和法律依据。5.上诉人并未提供充分证据证明徐海君和王启云构成共同侵权,不应承担连带责任。
      霍尼韦尔公司向一审法院提出如下诉讼请求:1.友利克公司、尚臣公司停止侵害霍尼韦尔公司对7120、7180扫描仪享有的著作权;2.判令友利克公司、尚臣公司停止实施仿冒霍尼韦尔公司7120、7180扫描仪知名商品特有名称、装潢的不正当竞争行为;3.尚臣公司、王启云、徐海君连带赔偿霍尼韦尔公司经济损失500万元(包括公证费11,150元、工商调档费860元、翻译费689元、市场调研费85,521元、专项审计费57,600元、财产保全担保费50,000元、证据保全费5,000元、财产保全费5,000元、律师代理费266,865.66元、资料查询和复印费15,429.40元,上述合理开支合计498,115.06元);友利克公司赔偿霍尼韦尔公司经济损失10万元(包括公证费11,350元、侵权商品购置费1,700元);4.尚臣公司在《中国商报》刊登声明,消除侵权行为给霍尼韦尔公司造成的不良影响。

  • 一审审理查明:

          一审法院认定事实:
      一、霍尼韦尔公司及相关企业的情况、相关知识产权的转让情况
      霍尼韦尔公司于1985年5月13日于美利坚合众国(以下简称美国)注册成立。
      2008年7月2日,码捷仪器集团被霍尼韦尔公司收购,成为其全资子公司。
      1998年5月,案外人向美国商务部专利和商标局提交申请及专利转让书,明确将涉案扫描仪涉及的专利申请号为29/084,973的特定发明及专利申请及基于此可能被授予的专利下的所有权利和特权的特定发明在所有国家的所有权利、所有权、权益等出售、转让、转移给码捷仪器集团,授予并准予其有权对该发明申请其他可受保护形式,享有基于这些受保护的形式的权利、权益和利益,有权援引或声称其享有国际保护工业产权公约及其修订版本或者其他随后替代条约下赋予该发明的优先权,同时援引或声称享有该优先权不需要任何书面或口头授权。1999年4月27日,上述专利获准公告,专利号为DES.408,806。
      2013年11月29日前,霍尼韦尔公司与码捷仪器集团签订知识产权协议,约定协议生效时间追溯至2008年7月2日,约定码捷仪器集团将受中华人民共和国(以下简称中国)法律保护的“Metrologic”或“Honeywell”牌7120或7180系列条形码扫描仪的艺术造型、结构、色彩及其搭配的著作权,以及上述扫描仪的知名产品特有装潢及知名产品特有名称的权益转移至霍尼韦尔公司,霍尼韦尔公司以自己名义在中国进行有关注册和主张保护的权利,对生效日前的任何侵害上述知识产权的行为提起诉讼、请求行政查处及采取其他维权措施的权利。
      2013年11月29日前,霍尼韦尔公司分别与码捷苏州公司、美利捷公司签订知识产权协议,约定协议生效时间追溯至2008年7月2日,约定码捷苏州公司、美利捷公司将受中国法律保护的“Metrologic”或“Honeywell”牌7120或7180系列条形码扫描仪的知名产品特有装潢及知名产品特有名称的权益转移至霍尼韦尔公司,霍尼韦尔公司以自己名义在中国进行有关注册和主张保护的权利,对生效日前的任何侵害上述知识产权的行为提起诉讼、请求行政查处及采取其他维权措施的权利。
      二、涉案扫描仪的标注信息、生产销售以及市场调研情况
      霍尼韦尔公司提供的涉案7120扫描仪底部标注型号为MS7120(P)38LSUSB,外包装上标注商品名称为读取条形码用扫描仪,还标注有MK7120-71A38、制造商为霍尼韦尔公司、生产工厂为码捷苏州公司等信息。
      码捷苏州公司在2003年、2004年销售涉案7120扫描仪开具的增值税发票,记载货物名称为扫描仪,规格型号为7120。
      2014年10月,上海新高信会计师事务所有限公司就美利捷公司2005年至2013年度涉案扫描仪国内销售并开具增值税发票情况出具专项审计报告,显示美利捷公司于2004年10月开始营业,自2005年3月至2013年12月,美利捷公司销售涉案7120扫描仪并开具增值税发票的销售量为434,575套,销售额为546,994,697.82元;销售涉案7180扫描仪并开具增值税发票的销售量为11,546套,销售额为13,719,988元。增值税发票标注的货物名称为条形码扫描仪,规格型号为MK7120、MK7180。涉案扫描仪的销售金额在每套1,100元至1,900元左右。
      2014年9月,上海零点指标信息咨询有限公司受霍尼韦尔公司委托,就相关公众对涉案扫描仪产品外观及名称的认知情况以及市场占有率进行调查,出具了条码扫描仪市场调研报告,该公司认为涉案扫描仪属便携式条码扫描仪,主要为中小商超使用,以走访深圳、南京各100家连锁便利店和中小型超市的方式来了解市场占有率,走访结果显示南京占有率为24%,深圳占有率为59%。调查了深圳、南京各20个设置门店,直接面向消费者的企业销售员,以了解相关公众对涉案扫描仪产品外观及名称的认知情况,45%的受访人员接触条码扫描仪超3年,受访人员均认识去除标识的涉案扫描仪,又提出是否知道产品的制造商以及是否知道产品的型号的问题,其结论为55.50%的受访人员知道涉案扫描仪的制造商为霍尼韦尔公司,回答出型号为7120的受访人员占90%,业内人员习惯称涉案扫描仪为7120,并认为销售员会出现只知道型号,而未能答出制造商的情况,与业内习惯用7120称呼产品有关。
      三、涉案扫描仪获奖、宣传推广情况
      1997年7月,美国工业设计师协会授予码捷仪器集团的Orbit条形码扫描仪美国工业设计优秀奖铜奖。百度百科关于美国工业设计优秀奖的介绍为设立于1980年,颁发给已经发售的产品,美国主持唯一的一项世界性工业设计大奖。
      2000年,码捷仪器集团的Orbit条形码扫描仪获得2000年IF产品设计奖。百度百科关于IF设计奖的介绍为创立于1953年,由德国历史最悠久的工业设计机构汉诺威工业设计论坛每年定期举办,以独立、严谨、可靠的评奖理念闻名于世,旨在提升大众对于设计的认知,最具分量的金奖素有产品设计界的奥斯卡奖之称。
      2008年,美利捷公司在产品宣传册中对涉案7180扫描仪进行了介绍,商品名称为“MS7180OrbitCG一维激光扫描器”。
      2008年始,霍尼韦尔公司在《医疗保健行业条形码扫描产品指南》《扫描及移动技术产品指南》《零售业扫描与移动技术产品指南》等产品手册中,均对涉案扫描仪进行了介绍,称其独特设计曾获得大奖,标注商品名称为“MS7120Orbit”“Orbit7120”“MS7180OrbitCG”“OrbitCG7180”,对该系列商品标注为“MS7100Orbit系列”“Orbit7100系列”。
      2008年《第十五届国际自动识别技术展览会会刊》、2009年《第十六届国际自动识别技术展览会会刊》均刊登霍尼韦尔公司相关部门参展信息,展品简介中均有“固定式:7120”的某某。
      《信息与电脑》杂志自2000年9月起至2011年,有多家公司连续刊登涉案7120扫描仪的图文宣传广告,商品名称或标注为“MetrologicMS7120立式激光扫描仪”,或为“MetrologicMS7120”,或为“MS7120Orbit全向多线式激光条形码扫描器”,或为“MS7120”等。2012年起刊登涉案7120扫描仪的广告明显减少,仅2012年1月至3月、2013年3月、5月至7月、2014年6月至8月、2015年6月刊登有相应广告。另,2013年5月刊登有“霍尼韦尔Orbit7120扫描器迎来全球一百万台销量里程碑”的文章,内容主要为涉案7120扫描仪是霍尼韦尔扫描与移动技术部的明星产品之一,自2000年在中国上市以来在中国销量已达50万台,占全球销量一半。其设计紧凑,外观新颖独特,曾获得美国IDEA优秀产品设计大奖及其他多个国际奖项。霍尼韦尔与各级渠道合作伙伴一起深耕细作,深刻了解中国中小零售超市的需求,及时响应用户的产品要求,该产品用户遍及全国,即使是在三四线城市的超市、专卖店和便利店也随处可见。现推出Orbit7120限量版纪念款产品。配图下方文字为“MS7120Orbit限量版揭幕”。2013年6月刊登《未来零售扫描与移动技术的领航者—霍尼韦尔》一文,记载霍尼韦尔扫描与移动技术部亚太区市场总监李明介绍涉案扫描仪称,Orbit的形状像个大眼睛,深入人心,曾获得美国IDEA优秀产品设计大奖及其他多个国际奖项。
      《中国自动识别技术》杂志自2006年8月创刊起,即刊登有涉案7120扫描仪的图文广告,商品名称或标注为“MS7120Orbit”,或为“MS7120”。2011年后未刊登有涉案7120扫描仪的图文广告。2013年3月刊登有“十年辉煌路百万里程碑霍尼韦尔Orbit7120扫描器迎来全球销量突破100万台”的文章,主要内容与《信息与电脑》杂志刊登的“霍尼韦尔Orbit7120扫描器迎来全球一百万台销量里程碑”一文基本相同。
      美利捷公司以及其他公司还在《现代商业》《现代制造》《第十四届(2012年)中国连锁店展览会展刊》《第十六届中国连锁店展览会展刊》《第十七届中国连锁店展览会展刊》《第十五届(2008年)国际自动识别技术展览会会刊》《第十六届国际自动识别技术展览会会刊》刊登涉案7120扫描仪的图文广告,商品名称标注为“MS7120Orbit”,或为“MS7120立式平台扫描器”等。
      四、友利克公司、尚臣公司的基本情况
      友利克公司于2003年10月13日注册成立,注册资本100万元,经营范围为计算机、软件及辅助设备,电子元件,仪器仪表,机电设备及配件,家用电器,摄影摄像器材,办公文化用品销售,计算机和辅助设备修理。
      尚臣公司于2008年6月13日注册成立,注册资本10万元,经营范围为加工、制造、销售条形码识别器、模具、塑料制品、电子计算器、电子收款机、计算机及配件;货物进出口及技术进出口,股东为王启云、案外人程某。2009年2月,尚臣公司变更股东为王启云、徐海君,两人系夫妻关系。尚臣公司注册资本于2013年8月变更为2,300万元。
      广州悦禾税务师事务所有限公司出具的尚臣公司2011年度企业所得税汇算清缴鉴证报告,显示营业收入为1,382,841.92元,利润总额为5,931.35元。
      广州市越秀区普天税务师事务所出具的尚臣公司2012年度企业所得税汇算清缴鉴证报告,显示营业收入为6,334,508.44元,利润总额为41,431.98元。
      五、霍尼韦尔公司指控的侵权行为
      2013年7月1日,霍尼韦尔公司委托代理人至中国浙江省杭州市莫干山路和教工路交叉口的“美都广场”E座3楼的杭州中辽科技有限公司购得被控7180扫描仪2台,共支付1,600元,获得发票、名片各1张。
      2013年7月8日,霍尼韦尔公司委托代理人至友利克公司经营场所(中国上海市徐汇区漕溪北路XXX号太平洋数码广场1期2490室),以单价850元购得被控7180扫描仪2台,获得发票、名片各1张。被控7180扫描仪外包装标注商品为SC-7180,底座正面标注尚臣公司商标,底部标注有“Model:7180”等信息。
      2013年7月19日,霍尼韦尔公司委托代理人在尚臣公司经营地以单价850元购买了被控7180扫描仪以及其他型号扫描仪各1台,取得了收据、发货通知单、名片各1张。尚臣公司在其经营场所展示了生产销售的产品,有1台与被控7180扫描仪外形相似。
      2013年10月23日,登陆尚臣公司运营网站(www.scdzkj.net),可见首页上方的照片、办公室墙面照片中均有与被控7180扫描仪外形相似的商品,首页下方的最新产品显示有被控7180扫描仪的照片,照片下方标注“7180”。产品中心栏目中展示有被控7180扫描仪照片以及相关产品信息。联系我们栏目中显示除住所地外,尚臣公司还在上海、北京、深圳设置分部,上海分部的联系人为林伟锋,公司电话包括(86)020-XXXXXXXX、XXXXXXXX。
      2013年12月18日,霍尼韦尔公司委托代理人聂治平致电020-XXXXXXXX,与林伟锋进行了电话沟通,包含如下对话内容:“聂治平:你们做OEM最少要多少起定量?林伟锋:至少要100只以上”“林伟锋:因为我们这块在国内有30%以上的市场占有率,你是要‘大眼睛’是嘛?聂治平:对,大眼睛,就是你们型号是7180的。林伟锋:对,7180,就是类似码捷7120的那一款。聂治平:就是像码捷的7120那种是嘛?林伟锋:对,对,非常像,非常像。聂治平:你们现在上海市场上有没有销售?林伟锋:市场有,我们在全国、包括国外都有。”“聂治平:这个价格是多少?林伟锋:如果拿100台的话,540元每台。”“聂治平:你们这个质量怎样?什么时候开始生产的?林伟锋:这个东西从09年就有了,在香港展会的时候我们就展出来了……”“聂治平:你们现在1年大概可以产多少?林伟锋:1年可以做多少个是吧?1天的话保底可以做200个。”“聂治平:那你们主要是结构外形和码捷的差不多吧?林伟锋:这个没有任何侵权行为,我们有自己的专利。”“聂治平:外形有没有优势呢?林伟锋:外形有啊,很相似啊,非常像,非常像,所以我们很多客户直接拿这个替代7120”“这个产品的外形和码捷的有什么不同呢?林伟锋:非常类似。聂治平:是不是仿造他们做的?林伟锋:对。但是仿的话,我们只是外观仿,但是机芯我们是24线的,他是20线。聂治平:就是里面结构有些不同,外形是完全相同。林伟锋:外形是非常相似,不能说完全相同,完全相同的话他们会告我们。”
      2014年4月24日,登陆尚臣公司运营网站(www.scdzkj.net),在公司介绍中有如下信息“尚臣公司成立于2005年6月……是一家集条码设备的研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业……于2013年通过了ISO9001:2008认证,目前的产品系列已通过了CE,FCC,IP65,ROHS(环保),FDA等认证及防辐射、防阻燃、产品性能等测试报告”,网站的产品中心栏目中没有展示被控7180扫描仪照片以及相关产品信息。
      2014年4月起,霍尼韦尔公司以Yakoob的名义通过邮件与电子邮箱为sandy@scdzkj.net的尚臣公司员工Sandy进行商业洽谈,往来邮件主要内容为:Yakoob欲订购SC7150、SC812、被控7180扫描仪各100台。Sandy表示由于被控7180扫描仪与涉案7120扫描仪十分相似,其推荐被控7130扫描仪。Sandy在同年5月6日的邮件中明确表示尚臣公司决定不再生产被控7180扫描仪。双方在邮件中确定购置被控7130扫描仪样品,Yakoob要求将样品邮寄给广州市海珠区福场路XXX号XXX栋801房的郑文臣。Sandy在同年6月28日的邮件中称样品用顺丰寄出,运单号为XXXXXXXXXXXX。
      2014年7月1日,霍尼韦尔公司委托代理人签收顺丰速运快递1份,快递单号为XXXXXXXXXXXX,显示寄件单位为广州尚臣,联络人为Sandy,联系电话为020-XXXXXXXX,收件人信息为郑文臣,收件地址为广州市海珠区福场路XXX号XXX栋801房,快递物品为被控7130扫描仪,外包装及商品底部均标注商品信息为SC7130,商品底座正面标注尚臣公司商标。
      2014年7月10日,尚臣公司出具确认函,主要内容为同意与客户通过电子邮件、传真等方式签订商业合同,授权SandySyun进行电子商务活动,其电子邮箱为sandy@scdzkj.net,传真号码为+XXXXXXXXXXXX转804,记载了尚臣公司、荔枝国际的美元银行账户以及徐海君的人民币银行账户,确认函加盖尚臣公司公章。
      2014年7月16日,登陆www.cebit.de网站,显示汉诺威信息及通信技术展览会相关信息,在网站中搜索shangchen,结果显示LicheeInternational(荔枝国际),该公司地址为中国香港干诺道中137-139号三台大厦12楼,联系人为MS.SyunSandy,电话为+8620XXXXXXXX825,公司简介中介绍荔枝国际为尚臣公司旗下公司,2005年创设,总部位于广东,是一家集中条码设备研发、生产、销售、服务的高科技公司,产品介绍中有被控7180扫描仪图片及文字介绍,商品名称标注为SC-7180。
      2015年,尚臣公司的宣传册中刊登了被控7130扫描仪的图文介绍。
      2015年11月,《第十七届中国连锁店展览会展刊》中刊登有尚臣公司的被控7130扫描仪图片,商品名称标注为“SC-7130多线式一维码扫描平台”。
      六、与被控扫描仪有关的外观设计专利
      王启云于2012年7月18日获得XXXXXXXXXXXX.3外观设计专利。2015年1月21日,专利复审委员会作出第24907号无效宣告请求审查决定书,认为该专利与中国两个现有外观设计特征的组合相比不具有明显区别,宣告该专利权全部无效。王启云不服该决定,向北京知识产权法院提起行政诉讼,该院经一审审理于2016年1月29日作出判决,驳回王启云的诉讼请求。该外观设计专利与被控7180扫描仪的外观相同。
      王启云于2011年5月24日申请,于2011年10月12日获得ZLXXXXXXXXXXXX.7外观设计专利,该外观设计名称为条形码扫描仪(668),2016年1月14日,变更专利权人为尚臣公司。该外观设计与被控7130扫描仪的外观相同。
      一审审理中,尚臣公司、王启云表示,王启云口头许可尚臣公司使用被控7180扫描仪的外观设计专利,由于产品销售量低,开模成本未能收回,故未支付许可费用,不久即停止生产该产品。尚臣公司使用被控7130扫描仪的外观设计专利至今。
      七、与本案有关的其他情况
      一审审理中,霍尼韦尔公司称涉案扫描仪的设计理念和灵感来自于美国动画《南方公园》中的角色肯尼·麦科米克,扫描仪的上部像戴着套头帽的肯尼,大大的头形,下部像两只小手托住大头,整体像一个天真无邪、充满好奇心的小男孩。
      百度百科记载关于CeBIT的相关信息,是世界最大的ICT国际顶级盛会,全面展示数字IT、家庭及办公通信解决方案领域的传新成果,主要目标群体是来自工业、批发及零售、贸易、银行、服务业、政府机构、科研单位的用户和所有技术爱好者,自1986年起每年在德国汉诺威展览举办。
      尚臣公司经申请注册第XXXXXXX号“”商标,核定使用在第9类的扫描仪、条码读出器、信息处理机等商品,专用权期限为2011年2月14日至2021年2月13日。
      2014年5月4日,霍尼韦尔公司向中国广东省广州市白云区人民法院提出诉前证据保全申请,为此支付证据保全费5,000元。2014年5月22日,霍尼韦尔公司就涉案纠纷向中国上海市第一中级人民法院提出诉讼,并提出了诉讼保全的申请,为此支付财产保全费5,000元、要求案外人上海银都融资担保有限公司提供诉讼保全担保而支付5万元。2015年1月30日,上海市高级人民法院指定涉案纠纷由一审法院管辖。
      霍尼韦尔公司为涉案纠纷,支出公证费11,150元、工商查档费840元、资料查询费20元、翻译费689元、市场调研费85,521元、专项审计费57,600元、资料查询和复印费15,429.40元、律师代理费266,865.66元。
      上述事实,除各方当事人一审庭审陈述外,另有霍尼韦尔公司提供的知识产权协议、申请及专利转让书、专项审计报告、条码扫描仪市场调研报告、涉案扫描仪实物、销售发票、商标注册信息、尚臣公司企业信息及2011、2012年度企业所得税汇算清缴鉴证报告、产品宣传册、杂志、网页资料及购买公证书、无效宣告请求审查专利书、合理支出发票、上海银都融资担保有限公司出具的情况说明及发票等证据,尚臣公司提供的外观设计专利资料、美国专利公报、广东省广州市白云区人民法院诉讼材料清单及民事裁定书等证据在案佐证,一审法院对此予以确认。
      一审审理中,霍尼韦尔公司为证明著作权归属,提供了图纸及翻译件,友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君均认为图纸非原件,不认可真实性。一审法院认同友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君的质证意见,且上述资料均系域外形成的证据,未经相关公证认证程序,不符合法律关于域外证据的规定,一审法院不予采纳。

  • 一审本院认为:

          霍尼韦尔公司提供了法律文书,主张注册的HONEYWELL商标被法院认定为驰名商标。一审法院认为,商标的知名度虽然有助于提升使用的商品知名度,但不意味着霍尼韦尔公司所有使用该商标的商品均构成知名商品,认定涉案扫描仪是否构成知名商品需要关注的是涉案扫描仪的市场经营状况、推广宣传力度、以及积累的商品声誉,故上述证据与本案缺乏关联,一审法院不予采纳。
      霍尼韦尔公司提供了百度百科中关于FCC认证、CE认证的某某,证明尚臣公司生产侵权产品的规模大。尚臣公司、王启云、徐海君认为上述认证只是行业内通行的认证标准,与企业经营规模无关。一审法院认同尚臣公司、王启云、徐海君的质证意见,就上述证据的证明目的不予采信。
      霍尼韦尔公司提供了深圳市证通电子股份有限公司2013年度报告摘要,证明该公司生产的POS机与涉案扫描仪配合使用,尚臣公司的利润可以参考该公司3年的平均净利润8.15%。友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君均认为不同商品的利润不能参照,并且该公司系上市公司,生产规模大,相应利润高,不能以此判定尚臣公司的利润率。一审法院认同友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君的质证意见,该证据不予采纳。
      霍尼韦尔公司提供了《第十五届中国连锁店展览会展刊》,刊登了广州市猫头鹰电子科技有限公司的LS-8120商品图片,以及尚臣公司的对账单,其中记载有广州市猫头鹰电子科技有限公司的交易信息,据此主张尚臣公司为广州市猫头鹰电子科技有限公司贴牌加工侵权商品,侵权后果严重。尚臣公司不认可霍尼韦尔公司的证明目的,主张该公司向其采购零配件。一审法院认为,在缺乏其他证据印证的情况下,难以采信上述证据的证明目的。
      一审审理中,友利克公司提供出库单、淘宝订单信息、书面证词,以证明友利克公司主要销售平板扫描仪,友利克公司系根据霍尼韦尔公司委托代理人2013年7月5日的指示,通过淘宝购买被控7180扫描仪进行转售。霍尼韦尔公司对上述证据均不予认可。尚臣公司、王启云、徐海君认可上述证据的真实性,主张霍尼韦尔公司存在陷阱取证,不认可记载相应购买过程的公证书。一审法院认为,书面证词均为打印件,主要内容基本一致,在缺乏其他证据佐证的情况下,一审法院无法确认出具证词单位的经营情况,亦无法采信证词内容;对于出库单,首先,出库单与公证书记载的商品价格不一致,无法确认两者的关联性,其次,即使友利克公司补证证明两者存在关联,上述证据亦只能证明先支付定金后支付尾款的交易过程,并不能证明霍尼韦尔公司存在陷阱取证的行为,故对上述证据的证明目的,一审法院不予采信。
      一审审理中,霍尼韦尔公司、尚臣公司分别提供了百度网中以“扫描枪”“7120”“平台条码扫描”为关键词的搜索结果,尚臣公司还提供了2014年6、7月在天猫网上搜索“扫描平台”的结果、天猫网上销售若干扫描仪的详细信息、以及实地购买扫描仪的相关证据。一审法院认为,首先,上述证据体现的是本案一审审理过程中客观的部分网络信息及市场情况,不能如实反映涉案扫描仪进入中国时以及可能构成知名商品特有名称、装潢时的市场客观状况;其次,即使现在市场中存在与涉案扫描仪外形相同或相似的商品,也不足以证明该外形已成为行业通用外形,故对于上述证据一审法院均不予采纳。
      一审法院认为,依据各方的诉辩意见,本案存在如下争议焦点:一、涉案扫描仪是否属于《中华人民共和国著作权法》(以下简称著作权法)规制的美术作品,受著作权法保护;二、涉案扫描仪是否构成知名商品的特有名称、装潢,受《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称反不正当竞争法)保护;三、被控扫描仪是否侵害涉案扫描仪相关权益;四、若构成侵权,友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君应承担的民事责任。
      关于焦点一,著作权法规定,外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权,受本法保护。中国与美国均为《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》成员国,该公约规定,实用艺术作品得到保护的条件以及期限,由成员国国内立法予以规定。著作权法保护的作品,包括众多形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品,在该法罗列的作品类型中并未将实用艺术作品予以单列。司法实践中,正如霍尼韦尔公司的主张,是将实用艺术作品纳入著作权法规制的美术作品予以保护。
      一审法院认为,实用艺术作品作为美术作品受著作权法保护,应符合两个条件:第一个条件是作品的实用功能与艺术部分可以分离独立。著作权法只保护独创性的表达,不保护技术方案以及实用功能,只有当实用艺术作品的艺术部分能够从独立于实用功能时,才可能受著作权法保护。本案中,尚臣公司、王启云、徐海君主张涉案扫描仪系工业产品,其外形系功能性设计,不应受著作权法保护。一审法院注意到涉案扫描仪的实用功能是正确读取、识别条形码中所蕴含的某某,并传输给相应的系统,该功能的实现与扫描仪的外形并无关联,各方当事人提供的在案证据也显示扫描仪存在着各种外形,涉案扫描仪即使不采取现在的外形,也仍然可以作为扫描仪使用,不会影响其功能的实现,故上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君的该项主张一审法院不予采纳,涉案扫描仪的外形作为其艺术部分,从物理上而言可以与实用功能分离而单独存在。
      第二个条件是艺术部分的独创性达到较高水准。著作权法保护作品的基本条件是独创性,不同类型的作品对于独创性的要求也不尽相同,美术作品是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品,故对于美术作品而言,独创性主要体现在作者在美学领域的独特创造力和思想。涉案扫描仪外形由上部圆球形的扫描窗口以及下部的基座组合而成,霍尼韦尔公司称设计理念和灵感来自于美国动画《南方公园》中的角色形象,一审法院认为,用圆球代表头部,用线条或其他形状等代表四肢及躯干的抽象方法创作人物形象是艺术创作的常见手法,这种艺术创作手法创作的人物形象进入公有领域,任何人均可以此为基础进行创作,涉案扫描仪外形剔除公有领域后,其独有表达部分的独创性程度并不高,尚未能凝聚足够的美学领域的艺术价值,不符合著作权法关于美术作品的独创性要求。
      综上,涉案扫描仪不属于著作权法规制的美术作品,不受著作权法保护。鉴于此,一审法院对于友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君其余的著作权抗辩意见不再评价。
      关于焦点二,反不正当竞争法规定,经营者不得擅自使用知名商品特有的名称、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品的不正当手段从事市场交易,损害竞争对手。一审法院将从涉案扫描仪是否构成知名商品,是否构成特有名称或者特有装潢等方面进行评判:
      第一,《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称不正当竞争解释)规定,在中国境内具有一定的市场知名度,为相关公众所知悉的商品,应当认定为反不正当竞争法第五条第二项规定的“知名商品”。
      涉案7120扫描仪不迟于2000年在中国各地市场进行销售,霍尼韦尔公司在多处媒体上宣布至2013年涉案7120扫描仪在全球范围内的销售量达到100万台,在中国的销售量达到50万台。友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君对此持有异议,一审法院认为,根据2014年10月,上海新高信会计师事务所有限公司就美利捷公司2005年至2013年度涉案扫描仪国内销售情况出具的专项审计报告显示,自2005年3月至2013年12月,美利捷公司销售涉案7120扫描仪并开具增值税发票的销售量为43万余套,考虑到2005年之前还存在一定的销售量,故霍尼韦尔公司宣称涉案7120扫描仪至2013年在华销售超50万台有合理依据,一审法院予以采信。上海零点指标信息咨询有限公司于2014年9月作出的市场调研报告,显示深圳、南京两地中小商超分别有24%、59%的比例使用涉案扫描仪以及两地销售者均认知涉案扫描仪的客观情况,亦能作为一审法院判断涉案扫描仪市场占有率以及知名度的参考依据。
      霍尼韦尔公司、美利捷公司不迟于2008年,在产品宣传册中持续对涉案扫描仪进行图文介绍,霍尼韦尔公司参加的2008年、2009年两届国际自动识别技术展览会的会刊中还记载霍尼韦尔公司展出了涉案7120扫描仪;除霍尼韦尔公司及关联公司外,多家公司不迟于2000年在《信息与电脑》《中国自动识别技术》《现代商业》《现代制造》等媒体上刊载涉案7120扫描仪的图文广告进行宣传推广,亦在参加的国内展会中宣传推广涉案7120扫描仪;另,涉案扫描仪在1997年获得了美国工业设计优秀奖铜奖、2000年获得了IF产品设计奖,虽然上述奖项如友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君所述系十几年前获得的国外奖项,并不能直接证明涉案扫描仪在中国的知名度,但是在案证据显示霍尼韦尔公司在国内引用上述奖项辅助宣传,加之上述奖项确有一定的影响力,对涉案扫描仪积累商品声誉起到了作用,可以作为认定涉案扫描仪知名度的参考。
      涉案7180扫描仪作为涉案7120扫描仪的后续商品,两者外形一致,功能基本相同,霍尼韦尔公司往往将两者一并称为“MS7100Orbit?系列”“Orbit7100系列”予以宣传,故可以将涉案扫描仪作为一个整体来判断是否构成知名商品,综合考量涉案扫描仪的销售时间、销售区域、销售额、持续宣传的时间、所获奖项以及相关公众对于涉案扫描仪的认知度等因素,一审法院认定涉案扫描仪已具有一定的知名度,为相关公众所知悉,可以认定为知名商品。
      尚臣公司、王启云、徐海君认为霍尼韦尔公司未能证实在杂志上投放涉案扫描仪广告的系其关联公司或代理销售商,且投放杂志广告多年仅需40余万元,不能证明霍尼韦尔公司对涉案扫描仪进行了有效地广泛地宣传。一审法院认为,认定知名商品时确实需要考量相关商品持续宣传的时间,但并未限定宣传的主体必须是权利人或与其存在特定关系的主体。就本案而言,涉案扫描仪进入中国市场后,其代理商以及其他一般的经营者为了销售业绩在相关媒体上推广宣传,都会产生积累涉案扫描仪商品声誉及知名度的功效,在认定知名商品时应一并考量,无需区分宣传主体;上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君陈述的杂志宣传费用系推测,并无充分证据证实,而且杂志宣传仅是涉案扫描仪涉及的部分宣传方式,其还通过参加展览会、发放产品宣传册等方式进行了宣传,一审法院并非仅依据杂志宣传作出了涉案扫描仪构成持续有效宣传的认定,故对上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君的主张不予采纳。
      尚臣公司、王启云、徐海君主张中国的条形码扫描仪年销售量在3百万台左右,即使根据霍尼韦尔公司提供的审计报告,2005年至2013年的也仅销售了40余万台涉案7120扫描仪,所占市场份额极低,不构成知名商品。对此,一审法院认为,认定知名商品应当考量商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象,进行宣传的持续时间、程度和地域范围,作为知名商品受保护的情况等因素,据此对商品声誉作出的综合判断,并非针对其中个别因素的排位、比重进行单独的评价,而且即便从上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君主张的数据来看,涉案7120扫描仪也占据了中国条形码市场相当的份额,并非微不足道,故对上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君的该项主张一审法院不予采纳。
      尚臣公司、王启云、徐海君认为上海零点指标信息咨询有限公司的市场调研报告只对中小商超进行调查,消费者范围界定过窄,而且法律规定的相关公众为商品的消费者,但调研报告选取的相当部分调查对象为销售者,据此主张市场调研报告结论不应被法院采纳。对此,一审法院认为,确实如上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君主张,霍尼韦尔公司在产品宣传册中对于涉案扫描仪适用的范围并未局限于中小商超,还包括工业、医疗、物流、政府等应用场所,但不能因为该市场调研范围有局限性,就对其全盘否定,其对于深圳、南京两地中小商超调研的基础数据对于判定商品知名度具有一定参考价值;而关于相关公众的界定,应是指与商品有关的消费者和商品营销有密切关系的经营者,上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君关于商品的销售者不应纳入相关公众范围的观点,一审法院不予认同,但一审法院也注意到,该调研报告在对涉案扫描仪作市场认知度调查时仅对销售者进行调查,确实存在对相关公众界定过于单一,调查取样范围过于狭窄的问题,一审法院在参考该调研结论判定商品知名度时已予以充分考量。
      第二,不正当竞争解释规定,具有区别商品来源的显著特征的商品的名称,应当认定为反不正当竞争法第五条第二项规定的“特有的名称”。
      霍尼韦尔公司主张相关公众使用7120、7180指代涉案扫描仪,已构成特有名称。友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君均主张上述信息在相应广告、产品宣传册和销售发票中均标注为产品型号,且仅为单纯的阿拉伯数字,不应构成特有名称。一审法院认为,销售发票等证据显示上述信息标注为产品型号,但并不意味着产品型号不能成为商品名称或商品名称的组成部分,即使是产品型号,不正当竞争解释规定当经过使用取得显著特征的商品的通用名称、图形、型号,也可以被认定为特有的名称,故不能仅因为部分证据将上述信息标注为产品型号,就简单地认为不构成特有名称,而且阿拉伯数字不能成为特有名称的观点亦缺乏法律依据,故友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君上述主张一审法院不予采纳。但根据在案证据,霍尼韦尔公司及相关公司在生产、销售、宣传推广涉案扫描仪时,并未简单地用7120、7180进行指代,总是结合Ortbit或者MS或者MK等一起使用,故如需要评价是否构成特有名称,应对上述信息构成的整体进行判定,而不能将数字从中剥离单独进行评价,故霍尼韦尔公司主张完整信息中的数字部分构成特有名称,一审法院不予支持。
      一审法院亦注意到,上海零点指标信息咨询有限公司的市场调研报告认为业内人员习惯称涉案扫描仪为7120,并认为销售员会出现只知道型号,而未能答出制造商的情况,与业内习惯用7120称呼产品有关。对此,一审法院认为,该市场调研只是询问被调查人是否知道产品的型号,并未询问被调查人是否知晓商品名称,或者如何称呼涉案扫描仪,故从被调查人知道产品型号就得出业内人员习惯以7120指代呼叫涉案扫描仪的结论属于上海零点指标信息咨询有限公司的推断,缺乏事实依据,而且如前所述,此项调查存在对相关公众界定过于单一,调查取样范围过于狭窄的问题,故该结论一审法院不予采纳。
      第三,不正当竞争解释规定,具有区别商品来源的显著特征的商品的装潢,应当认定为反不正当竞争法第五条第二项规定的“特有的装潢”。友利克公司主张涉案扫描仪的外形不属于装潢,不受反不正当竞争法规制。一审法院认为,装潢系对商品外表的装饰,从词语的外延来看,当商品的形状具有美化商品的意义时,也就具有了装潢的意义,故反不正当竞争法对知名商品的特有装潢的保护,不仅指商品包装物上的特有装潢,也包括商品本体的特有装潢,还包括与实际功能可以分离的商品的特有形状,不正当竞争解释对此也做出了相应的规定。
      一审法院认为,部分扫描仪的外形结构是由扫描部分以及手持或端坐部分组合构成,这种简单的结构模式因不具备区分商品来源的功能而不具有特有性,不能被独占使用,但是对于组合的各部分的形状、色彩、大小,以及构成的整体形状都有着众多的选择空间,涉案扫描仪的外形是各要素经自由选择后,形成独特排列组合的结果,具备了区分商品来源的显著特征;而且霍尼韦尔公司提供的证据显示涉案扫描仪自20世纪90年代末问世,不迟于2000年9月进入中国市场,在当时以及相当长时期内的中国市场上,与其他扫描仪的外形并不相同或相似,其外形具有显著的视觉效果和特征,应当认定具有特有性,并经过在中国市场长期持续地销售、宣传,足以使相关公众将其外形与涉案扫描仪联系起来,起到了识别商品来源的作用,上海零点指标信息咨询有限公司作出的市场调研报告也证实了涉案扫描仪外形的识别作用,故一审法院认定涉案扫描仪外形构成特有装潢。
      尚臣公司、王启云、徐海君主张涉案扫描仪的复杂线条和上下部设计只是为了方便握持、使用,以及支撑相关部件,其外形是为了获得技术效果以及使商品具有实质性价值,不符合特有装潢的法律规定。对此,一审法院已在焦点一进行了论述,认定涉案扫描仪的外形并非是实现功能所必须的条件,上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君在一审审理期间就该类型扫描仪必须采用相同或类似外形系出于功能性需求的观点,也未提供相应证据,其主张缺乏依据,一审法院不予采纳。
      尚臣公司、王启云、徐海君主张尚臣公司试产试销被控扫描仪期间以及停止生产销售后,市场上始终存在与涉案扫描仪外形类似的商品,此形状为该类商品的通用外形,不具有特有性,就其主张提供了百度网的搜索结果以及引用了霍尼韦尔公司提供杂志中的宣传广告。关于百度网的搜索结果,一审法院已在证据认证部分阐述了不予采纳的理由,在此不再赘述;关于上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君认为自2006年8月市场出现了与涉案扫描仪外形存在相同或相似的产品,一审法院认为,上述产品绝大部分与涉案扫描仪外形存在明显差异,并不构成相同、相似,而且即使存在少数与涉案扫描仪外形相同、相似的商品,也不足以支撑上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君关于涉案扫描仪外形系通用外形的主张。
      尚臣公司、王启云、徐海君主张涉案扫描仪于1998年在美国申请了外观设计专利,并未在中国申请外观设计专利,即便申请至今也超出了专利保护期间,其外形设计在中国已进入公有领域。一审法院认为,知识产权领域内,一种客体可能同时受多种知识产权的保护,一种权利的终止并不当然意味着权利人同时丧失享有其他权利,而更为关键的在于权利人有权选择寻求何种权利的保护,本案中霍尼韦尔公司及相关公司并未就涉案扫描仪在中国申请专利保护,故上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君的主张与本案争议焦点无关,一审法院不予采纳。
      综上,霍尼韦尔公司主张涉案扫描仪外形构成知名商品的特有装潢,一审法院予以支持;主张7120、7180构成知名商品的特有名称,一审法院不予支持。
      关于焦点三,涉案7120、7180扫描仪外形一致,系由类球体的头部和类凸台状的底座两部分构成,头部类球体的正前方切平的圆形平面为扫描口,左右两侧也切出较小的圆形平面,顶部有长方形指示灯,头部类球体的后方及下方与底座相连接;底座正面形成中间内凹的弧面,两侧靠后处下凹形成握持部,握持部侧面近似三角形,底部呈马掌状。而被控的7180、7130扫描仪的形状有着一定的差异,一审法院分别评判。
      将被控7180扫描仪与涉案扫描仪在隔离状态下进行比对,两者外形仅在底座握持部的下凹程度、头部后方与底座后方相连接的范围等存在差异,但上述差异较为细微,以相关公众的一般注意力而言,可认定为视觉上基本无差别。尚臣公司、王启云、徐海君主张在被控扫描仪上及包装上标注了注册商标,与涉案扫描仪区别明显,并且扫描仪的销售对象为专业采购人员,识别能力较高,不会导致混淆。对此,一审法院认为,鉴于被控7180扫描仪与涉案扫描仪的装潢在视觉上难以区分差异,而涉案扫描仪又具有相当的知名度,即使尚臣公司在被控扫描仪上标注了注册商标,仍不免使相关公众误认尚臣公司与霍尼韦尔公司具有许可使用、关联企业等特定联系;而对于相关公众的界定一审法院之前已作阐述,上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君将扫描仪相关公众限定于专业采购人员的观点,缺乏依据,一审法院不予采纳。
      将被控7130扫描仪与涉案扫描仪在隔离状态下进行比对,可见两者头部形状相同,但底座差异明显,被控7130扫描仪底座正面从上到下呈弧形,两侧后方略有下凹形成握持部,握持部呈梯形,底座后方完全覆盖与头部后方的连接处,相关公众只要稍加注意就能发现两者外形上的明显差异,故霍尼韦尔公司主张被控7130扫描仪与涉案扫描仪的外形相似,一审法院不予支持。
      一审法院认为,根据一审法院之前认定涉案扫描仪构成知名商品的论述,可知涉案扫描仪具有相当的知名度,尚臣公司作为与霍尼韦尔公司生产销售相同类型商品的同业竞争者,对此应有充分的了解,尚臣公司职工林伟锋关于被控7180扫描仪与涉案扫描仪极其相似以及模仿的表述亦予以了印证,然而尚臣公司仍擅自使用涉案扫描仪的特有装潢,具有明显的侵权故意。虽然一审法院不认为7120、7180构成了特有名称,需要给予反不正当竞争法的保护,但是尚臣公司生产、销售的被控7180扫描仪除了形状与涉案扫描仪相同,还在型号中使用了与涉案7180扫描仪相同的阿拉伯数字,意图使相关公众混淆误认的恶意不可谓不明显,故一审法院认定被控7180扫描仪侵害了涉案扫描仪的特有装潢。
      尚臣公司、王启云、徐海君主张尚臣公司职工林伟锋与霍尼韦尔公司代理人聂治平之间的电话录音属于非法证据,法院不应采纳。一审法院认为,以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据,不能作为认定案件事实的依据,但上述录音系相关人员为洽谈业务而进行的谈话,即不侵害他人合法权益,也未采取胁迫、诱骗等方法,并不违反相关法律规定,上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君的主张一审法院不予采纳。
      关于焦点四,尚臣公司、王启云、徐海君主张涉案部分公证时间早于霍尼韦尔公司获得相关知识产权转让的时间,霍尼韦尔公司对此无权主张。一审法院认为,霍尼韦尔公司与码捷仪器集团、码捷苏州公司、美利捷公司签订的知识产权协议,均明确约定了协议生效时间追溯至2008年7月2日,也明确霍尼韦尔公司对生效日前侵害相关知识产权的行为有权提起诉讼,上述约定不违反法律规定,上述友利克公司、尚臣公司、王启云、徐海君相应主张一审法院不予支持。
      鉴于一审法院已认定被控7180扫描仪侵害了涉案扫描仪的特有装潢,尚臣公司作为生产销售者,应当依法承担停止侵害、赔偿损失、消除影响等民事责任,友利克公司作为销售者,应当承担停止侵害的民事责任。
      关于停止侵害,尚臣公司称遭行政查处后即停止生产销售被控7180扫描仪,一审法院认为,尚臣公司员工Sandy在业务洽谈邮件中明确停止生产销售被控7180扫描仪的表述,以及尚臣公司运营的www.scdzkj.net网站、产品宣传册、展览会展刊不再展示被控7180扫描仪等客观情况,均可印证尚臣公司的陈述,足以使一审法院确信尚臣公司已停止生产销售被控7180扫描仪,故无需再行判决尚臣公司、友利克公司停止涉案侵权行为。
      关于赔偿损失的金额,霍尼韦尔公司根据尚臣公司员工陈述及其网站宣传信息,主张尚臣公司每年生产销售被控扫描仪6万余台,以每台利润100元计算,霍尼韦尔公司要求赔偿500万元远低于尚臣公司的销售利润。一审法院认为,霍尼韦尔公司根据尚臣公司员工电话中表述的日产量能力来推测年产量,缺乏合理性,且与现场购买公证以及2011年、2012年度尚臣公司企业所得税汇算清缴鉴证报告等证据反映的尚臣公司规模及营收等实际情况并不相符,霍尼韦尔公司的主张缺乏真实有效的证据予以支撑,一审法院难以支持;由于知名商品的特有装潢属于商业标识的范畴,确定侵害该权益的不正当竞争行为的赔偿金额,可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿额的方法,鉴于霍尼韦尔公司因侵权所受的实际损失、尚臣公司因侵权所获利益等难以确认,一审法院根据涉案扫描仪的特有装潢的知名度、尚臣公司的生产经营规模、侵权故意、被控7180扫描仪的销售价格以及造成的损害后果等因素酌情判定。
      关于霍尼韦尔公司主张的合理开支,其中的公证费,鉴于一审法院未认定被控7130扫描仪侵害霍尼韦尔公司相应权益,与之相关的公证费不予支持,另对于部分销售发票的真实性予以确认的公证,并非合理必要,且与专项审计存在重复部分,一审法院亦不予支持,其余公证与涉案纠纷相关且费用合理,一审法院予以支持。工商查档费中部分系查询案外人的某某,与本案缺乏关联,一审法院不予支持,其余费用合理,一审法院予以支持,确定为670元。翻译费以及为涉案纠纷在他案中支出的证据保全费,均属合理支出,一审法院予以支持。涉案纠纷的争议焦点之一即是涉案扫描仪是否构成知名商品,霍尼韦尔公司为此通过图书馆查询多年的宣传资料、审计相关公司销售涉案扫描仪的发票凭证、以及市场调研等方式加以证明,并获得一审法院认同,为此支付的专项审计费、资料查询和复印费均属合理,一审法院予以支持,考虑到市场调研中涉及特有名称的部分内容一审法院未予采纳,则相应费用应予酌减。关于律师代理费,鉴于霍尼韦尔公司未向一审法院提供聘请律师合同,一审法院无法确认均与本案相关。一审法院注意到霍尼韦尔公司委托的律师为涉案纠纷自2014年5月向法院提出证据保全申请至今,在两地多个法院代理诉讼、多次参与谈话、开庭一审审理,付出了相当的诉讼工作量,一审法院综合考量律师服务收费政府指导价、实际判赔额与诉请赔偿额的比例等因素酌情支持。霍尼韦尔公司为涉案纠纷支出的财产保全费以及为获取案外人保函支付的财产保全担保费,一审法院根据实际判赔额与申请保全金额的比例予以支持。
      关于霍尼韦尔公司主张尚臣公司在《中国商报》刊登声明,消除影响的诉讼请求,一审法院认为尚臣公司的涉案侵权行为确实误导了相关公众,损害了霍尼韦尔公司的商业信誉,扰乱了正常的市场竞争秩序,理应消除相应影响,但消除影响的方式、范围应该与尚臣公司实施的侵权方式及造成的影响范围相当,考虑到尚臣公司曾通过www.scdzkj.net网站开展经营活动,宣传推广被控7180扫描仪,故可在该网站首页连续七日刊登声明、消除影响。
      关于霍尼韦尔公司主张友利克公司承担赔偿责任的诉讼请求,一审法院认为,霍尼韦尔公司并未证明友利克公司在销售被控扫描仪时存在主观过错,应当知晓销售的系侵害知名商品特有装潢的商品,而且尚臣公司确认相应商品系其生产,故友利克公司无需承担赔偿责任。
      关于霍尼韦尔公司主张王启云、徐海君与尚臣公司构成人格混同及共同侵权,应当承担连带赔偿责任。尚臣公司、王启云、徐海君主张徐海君成为股东是为了保证尚臣公司的正常运营,王启云、徐海君的夫妻财产与尚臣公司财产并未混同,王启云、徐海君与尚臣公司没有存在共同过错或共同实施侵权行为。一审法院认为,公司人格混同主要指公司与股东的财产混同、业务混同以及人事混同,对此应从财产、业务、组织结构、经营场所等因素综合予以判定,仅有徐海君个人账户可收取业务款项一节,尚不足以证明王启云、徐海君与尚臣公司构成人格混同,该主张一审法院不予采纳;但王启云就被控7180扫描仪申请了外观设计专利,并许可尚臣公司实际使用,应认定上述王启云、徐海君在侵害涉案扫描仪特有装潢上有着共同故意,构成共同侵权行为,就赔偿金额应承担连带责任;鉴于霍尼韦尔公司未提供证据证明徐海君与王启云、尚臣公司存在共同故意或实施了共同侵权行为,霍尼韦尔公司主张徐海君构成共同侵权,一审法院不予支持。

  • 一审判决:

          依照《中华人民共和国著作权法》第二条第二款,《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第二项,第二十条第一款,《中华人民共和国著作权法实施条例》第四条第八项,《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第四条、第十七条第一款之规定,一审法院判决:一、尚臣公司、王启云于判决生效之日起十五日内,连带赔偿霍尼韦尔公司经济损失及合理开支合计35万元;二、尚臣公司于判决生效之日起十五日内,于www.scdzkj.net网站的首页连续七日刊登声明,消除不正当竞争行为对霍尼韦尔公司造成的影响(声明内容须经一审法院审核,如不履行,一审法院将在相关媒体上公布判决的主要内容,费用由尚臣公司负担);三、驳回霍尼韦尔公司其余的诉讼请求。如果未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费46,800元,由霍尼韦尔公司负担1,638元,尚臣公司、王启云共同负担45,162元。
      本院二审期间,上诉人与被上诉人均未提交新的证据。

  • 二审查明:

          本院经审理查明,一审认定事实属实,本院予以确认。

  • 二审认为:

          本院认为,本案的争议焦点在于:一、涉案扫描仪是否属于实用艺术作品,是否受著作权法保护;二、7120、7180是否属于受反不正当竞争法保护的知名商品的特有名称;三、尚臣公司生产、销售7130扫描仪的行为是否属于擅自使用知名商品特有装潢的不正当竞争行为;四、若构成侵权,被上诉人友利克公司、尚臣公司、徐海君、王启云需要承担何种责任。
      一、关于争议焦点一
      本院认为,涉案扫描仪不构成实用艺术作品,不受著作权法保护。我国著作权法并未明确规定是否对实用艺术品予以著作权保护,但我国已加入的《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》允许成员国以著作权法保护实用艺术品。我国在《实施国际著作权条约的规定》中,也明确要求对外国实用艺术品进行保护。本院认为,著作权法保护的实用艺术作品应当满足如下条件:一是实用艺术品中的外在表达并非实现相应实用功能所必需的表达,即实用艺术作品中的外在表达能够与实用功能在物理或观念上分离;二是实用艺术作品中的表达应具有较高的独创性,具有一定的艺术美感。著作权法保护的作品应当具有独创性,但不同类型作品的独创性要求或高度存在差别。就实用艺术作品而言,鉴于实用艺术作品主要使用价值通常在于实用性,故其要受到著作权法的保护,应当具有一定的艺术美感,具有高于一般美术作品的独创性。本案中,涉案扫描仪系工业产品,其外观设计部分虽然并非实现扫描的实用功能所必需的条件,但鉴于设计的灵感或基础来自于已有动画作品中的人物形象,设计本身并未达到著作权法保护实用艺术作品的独创性的高度,尚不具有著作权法意义上的艺术美感,故涉案扫描仪并不符合实用艺术作品的保护条件,故一审法院据此认定涉案扫描仪不构成实用艺术作品,不受著作权法保护并无不妥。
      二、关于争议焦点二
      本院认为,7120、7180尚未与涉案扫描仪之间构成相对稳定的指代关系,不属于反不正当竞争法意义上的“特有的名称”。根据不正当竞争解释规定,具有区别商品来源的显著特征的商品的名称,应当认定为反不正当竞争法第五条第二项规定的“特有的名称”。本案中,涉案扫描仪获得了一系列奖项,并在广告、展会中被宣传推广,结合其销售时间、销售区域、销售数额、持续宣传时间以及相关公众对涉案产品认知度等因素,一审法院认定涉案扫描仪构成反不正当竞争法上的知名商品并无不妥。被上诉人关于涉案扫描仪知名度不高,不构成知名商品的辩称意见,缺乏事实和法律依据,本院不予采纳。结合现有证据,上诉人并未单独将7120、7180作为涉案扫描仪的代称进行生产、销售、宣传,而是结合“Ortbit”“MS”“MK”等一起使用,故并不能将7120、7180这些不具有特性化的数字从涉案扫描仪的商品名称中分离出来,现有证据亦无法证明7120、7180与涉案扫描仪之间已经形成了相对稳定的指代关系。故上诉人关于7120、7180构成知名商品的特有名称的主张,缺乏事实和法律依据,本院不予采纳。
      三、关于争议焦点三
      本院认为,根据不正当竞争解释规定,具有区别商品来源的显著特征的商品的装潢,应当认定为反不正当竞争法第五条第二项规定的“特有的装潢”。本案中,据现有证据可知,涉案扫描仪进入中国市场以来在相当长时间内与其他扫描仪外形不相同或不相似,外形上具有一定独特性,并通过在中国市场长期持续的宣传、销售,使相关公众将其外形与涉案扫描仪相联系,起到了识别商品来源的作用,故一审法院认定涉案扫描仪外形构成知名商品的特有装潢,本院予以认可。经一审法院比对,尚臣公司生产、销售的7130扫描仪与涉案扫描仪头部形状相同,底座差异明显,相关公众只要稍加注意就能发现两者在外形上的差异,故一审法院认定7130扫描仪与涉案扫描仪外形不相似并无不妥。因此,尚臣公司生产、销售7130扫描仪不构成不正当竞争。关于尚臣公司生产、销售的7180扫描仪,经一审法院比对,其与涉案扫描仪的装潢在视觉上基本无差异,容易使相关公众产生来源上的误认,故一审法院认定两者构成近似,尚臣公司生产、销售7180扫描仪的行为构成擅自使用知名商品特有的装潢的不正当竞争行为,本院认为并无不当,应予支持。
      四、关于争议焦点四
      本院认为,尚臣公司生产、销售7180扫描仪的行为构成不正当竞争行为,应承担停止侵害、赔偿损失、消除影响的民事责任,友利克公司作为销售商,应承担停止侵权的民事责任。
      关于停止侵权,本案中,据现有证据显示,尚臣公司、友利克公司已停止了对7180扫描仪的对外宣传、销售活动,尚臣公司也表示不再生产7180扫描仪,故一审法院认定无需判决尚臣公司、友利克公司停止侵权并无不妥。上诉人主张尚臣公司并未停止生产、销售7180扫描仪,却并未提供证据予以证明,本院不予采纳。
      关于赔偿损失,一审法院根据涉案扫描仪的特有装潢知名度、尚臣公司的生产经营规模、侵权故意、7180扫描仪的销售价格以及造成的损害后果等因素酌情赔偿的数额并无不妥,本院予以支持。上诉人关于一审法院并未考虑侵权人的主观故意和妨碍举证行为,故赔偿数额过低的主张,本院认为一审法院在酌定赔偿数额时已将尚臣公司的侵权故意考虑在内,故对该主张不予采纳。友利克公司虽然为被控侵权扫描仪的销售商,由于尚臣公司已经确认其为被控侵权扫描仪的生产商,上诉人亦未提供证据证明友利克公司在销售时存在主观过错,故一审法院认定友利克公司无需承担赔偿责任并无不妥,本院予以支持。上诉人关于王启云、徐海君与尚臣公司人格混同以及构成共同侵权的上诉主张,本院认为,上诉人并未提供足够证据证明王启云、徐海君与尚臣公司人格混同或构成共同侵权,故本院对该上诉主张不予采纳。

  • 二审判决:

          综上所述,上诉人霍尼韦尔公司的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:
      驳回上诉,维持原判。

  • 受理费:

          二审案件受理费人民币44,000元,由上诉人霍尼韦尔国际公司负担。
      本判决为终审判决。

  • 合议庭:

          审判长何渊
      代理审判员唐毅
      审判员凌宗亮
      二〇一七年十二月二十六日

  • 尾部:

          书记员李冰雪

 基本信息
 案由
  • 侵害著作权纠纷

  • 擅自使用知名商品特有名称、包装、装潢纠纷